您好，歡迎來到威名知識產權官網
要旨：與他人的授權許可人之間存在直接經銷關系的經銷商，在申請注冊商標時應“主動避讓”與其經銷商品牌相同或近似的商標。此種因經銷關系等形成的商業往來關系一般可以認定為商標法第十五條第二款規定的“其他關系”。
案 情
當事人
原告（上訴人）：艾可尼斯娛樂公司（下稱艾可尼斯公司）
被告（被上訴人）：中華人民共和國國家知識產權局（下稱國家知識產權局）
原審第三人：山東九日進出口有限公司（下稱九日公司）
案由：商標權無效宣告請求行政糾紛
訴爭商標系第15095994號商標（商標圖樣如下），于2014年8月4日申請注冊，指定使用在第32類的“啤酒；麥芽汁（發酵后成啤酒）；果汁番茄汁（飲料）”等商品上。
針對訴爭商標，艾可尼斯公司向原中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會（下稱商標評審委員會）提出了無效宣告請求，并提交了艾可尼斯公司與YAKULT公司簽訂的許可使用合同、九日公司與YAKULT公司以及PALDO會社之間的往來貨物申告憑證等證據。
商標評審委員會作出商評字〔2017〕第100129號關于第15095994號圖形商標（即訴爭商標）無效宣告的請求裁定（下稱被訴裁定），認為：根據在案證據無法認定訴爭商標違反了《商標法》第十五條的規定，亦不能證明訴爭商標侵犯了艾可尼斯公司在先的有效的著作權。此外，訴爭商標未違反《商標法》第十條款第七、八項，第三十二條，第四十四條款的規定。據此，裁定對訴爭商標予以維持。
艾可尼斯公司不服被訴裁定，向原審法院提起訴訟。原審訴訟階段，艾可尼斯公司提交了北京創麗文化傳播有限公司與上海悠游堂游樂設備股份有限公司簽訂的許可合同、北京創麗文化傳播有限公司與中娛文化股份有限公司簽訂的版權代理合同、北京創麗文化傳播有限公司在國家企業信息公示系統上的登記信息等證據。
審 判
北京知識產權法院認為：在案證據多為外文證據，或未經翻譯，或未經公證認證，綜合全案證據，均無法證明艾可尼斯公司與九日公司之間具有代理或代表關系，亦無法證明兩者間存在合同、業務往來關系或者其他特殊關系。艾可尼斯公司主張其享有著作權，缺乏事實和法律依據。艾可尼斯公司的主張與《商標法》第十條款第八項的內容無關。在艾可尼斯公司未提交足夠證據證明九日公司搶注了哪些他人商標以及這些商標的權屬及知名度的情況下，其主張缺乏事實和法律依據。據此，判決駁回艾可尼斯公司的訴訟請求。[1]
艾可尼斯公司不服原審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。二審期間，艾可尼斯公司補充提交了以下證據：1、創造“
”啵樂樂品牌確認書的公證認證件及翻譯；2、艾可尼斯公司與YAKULT公司簽訂的《商品化權使用合同書》公證認證件及翻譯；3、YAKULT公司發貨包裝明細公證認證文件及翻譯、YAKULT公司開具給威海九日進出口有限公司（下稱威海九日公司）的商業發票公證認證文件及翻譯、YAKULT公司向威海九日公司出口PORORO飲料商品的出口申報單公證認證件及翻譯等；4、YAKULT公司外幣存款基本賬戶查詢公證認證件及翻譯、威海九日公司、向YAKULT公司匯款交易清單公證認證件及翻譯；5、YAKULT公司股東名冊公證件及翻譯、韓國株式會社八道（下稱八道會社）登記事項全部證明書公證認證文件及翻譯；6、八道會社向中國銷售運輸“???”“Pororo”商品出口申報證公證認證文件及翻譯。
經審理查明，威海九日公司與九日公司為同一主體。九日公司共申請過202件商標，其中包括多件韓文商標（均記載為圖形商標）以及多件與韓國株式會社好麗友公司等主體在先使用的商標相同的商標。
北京市高級人民法院認為：九日公司通過與YAKULT公司之間的貿易往來已經客觀知悉在飲料等商品上他人在先使用“???”商標的存在。而YAKULT公司在飲料類商品上使用“???”“Pororo”標志產生的相關權利歸艾可尼斯公司所有。在此基礎上，九日公司在相同或類似商品上注冊訴爭商標應當認定屬于《商標法》第十五條第二款規定的情形。艾可尼斯公司主張的作品的對象為固有的韓文文字“
”，不宜認定構成我國著作權法意義上的作品。訴爭商標的注冊未侵犯艾可尼斯公司的上述著作權。北京市高級人民法院二審判決：撤銷一審判決及被訴裁定，商標評審委員會重新作出裁定。[2]
重點評析
本案二審判決之所以撤銷一審判決的理由即在于有關訴爭商標是否屬于2014年施行的《商標法》第十五條第二款規定的情形存在分歧。
一、2014年《商標法》第十五條第二款的立法淵源
2014年《商標法》第十五條包含兩個條款?？钆c2001年修正的《商標法》第十五條的規定完全相同。2001年《商標法》第十五條為2000年第二次商標法修正過程中的新增條款。眾所周知，2001年《商標法》增訂上述條款的理由有二。其一是為適應加入《保護工業產權巴黎公約》的要求，履行相應的公約義務[3]；其二為制止搶注他人商標的客觀需要，為誠實信用原則在商標法中的具體體現。代理或者代表關系是一種具有信賴性的特殊法律關系?；谶@種特殊的法律關系，代理人或者代表人對于被代理人或者被代表人負有特殊的忠誠和勤勉義務，必須恪盡職守，秉承大限度有利于被代理人或者被代表人的利益原則行事。而在商標法領域中，權利義務所指向的對象集中為商標所承載的利益，因此，此種特殊忠誠和勤勉的義務在商標法領域集中體現于代理人或者代表人在知悉被代理人或者被代理人商標的情況下，不得未經被代理人或者被代表人的許可，以自己的名義擅自注冊被代理人或者被代表人的商標。為給予特殊商業關系的當事人以特殊的保護，避免代理人或代表人基于此種特殊的商業關系搶注被代理人或被代表人的商標，而增設2001年《商標法》第十五條。
高人民法院于2010年出臺的《高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》中對于2001年《商標法》第十五條的具體適用作出了相應的細化規定[4]。其明確了代理人及代表人的內涵，并將磋商階段形成的特定關系亦納入了該條款的調整范疇，從而進一步擴充了該條的適用空間。但如全國人大法工委關于2014年《商標法》釋義的解讀，“隨著市場經濟的發展，商標作為無形資產在經濟活動中的地位越來越重要，惡意注冊他人商標的現象不斷發生，甚至愈演愈烈，破壞了公平競爭的市場秩序?！笨梢?，雖然各方均在盡大努力打擊惡意搶注他人商標的行為，但收效甚微。因此，“為了防止將他人已經在先使用的未注冊商標搶先進行注冊，以維護公平競爭的市場競爭秩序”，2014年《商標法》新增加了第十五條第二款的規定。即2014年《商標法》第十五條增設第二款的直接原因依然為“惡意注冊他人商標的現象不斷發生，甚至愈演愈烈”。同時，在2014年《商標法》修訂之前，為打擊惡意注冊他人商標的現象，實踐中通過擴充解釋“不良影響”條款、放寬商標近似及商品類似的判斷標準、降低在先權利及“一定影響”的認定標準以及淡化“不正當手段”要件等導致的聲稱基于個案因素不同而產生的司法裁判標準的不統一現象日趨嚴重，降低了法律的預期性，并已經損及法律的權威性；且上述各條款適用條件的不明晰或交叉適用等亦嚴重影響了商標法的內在邏輯體系。新增加第二款的規定在一定程度上亦是為了緩解了上述不正?，F象的進一步蔓延。
二、《商標法》第十五條第二款所涉“其他關系”的認定
根據《商標法》第十五條第二款的規定：“就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標與他人在先使用的未注冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規定以外的合同、業務往來關系或者其他關系而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予注冊?！?/p>
從該條款的字面含義理解，認定構成該條規定的情形，至少需要滿足如下條件：，訴爭商標指定或核定使用的商品為與他人在先使用的商品為同一種或類似商品。所謂類似商品，是指商品在功能、用途、主要原料、生產部門、銷售渠道、銷售場所、消費對象等方面相同或相近。第二，存在“他人在先使用的未注冊商標”的事實，即在訴爭商標申請人申請商標注冊日之前，他人已經在先使用該商標，且使用該商標的人并未將該商標注冊。第三，訴爭商標申請人“明知”該他人商標存在。該明知包含兩層含義，即一方面要求訴爭商標申請人清楚地知道其注冊的商標已經存在；另一方面要求訴爭商標申請人清楚地知道其注冊的商標已經被他人在先使用。第四，訴爭商標明知他人商標的存在是基于訴爭商標申請人與該他人具有2014年《商標法》第十五條款規定以外的“合同、業務往來關系或者其他關系”。本案的焦點即在于何謂2014年《商標法》第十五條款規定以外的“合同、業務往來關系或者其他關系”。
本案中，首先， YAKULT公司與九日公司在訴爭商標申請日之前已經具有貿易往來。雖然上述雙方貿易往來證據中并未記載與訴爭商標相同或相近似的標志，但考慮到艾尼克斯公司與YAKULT公司簽訂的《商品化權使用合同書》中明確記載了艾可尼斯公司授權YAKULT公司在飲料類商品上使用“???”“Pororo”標志，且在訴爭商標申請日之前已將標有“???”的相關商品出售至中國。因此，九日公司作為同行業銷售商其應當知曉YAKULT公司在飲料等商品上在先使用“???”商標的事實。即九日公司通過與YAKULT公司之間的貿易往來已經客觀知悉在飲料等商品上他人在先使用“???”商標的存在。其次，根據艾尼克斯公司與YAKULT公司簽訂的《商品化權使用合同書》的相關記載，YAKULT公司在飲料類商品上使用“???”“Pororo”標志產生的相關權利歸艾可尼斯公司所有。即根據查明的事實可以認定，九日公司在訴爭商標申請之日前已經知曉艾可尼斯公司在相同或類似商品上存在在先使用的與訴爭商標系相同或相近似的商標。故本案的焦點在于九日公司與艾可尼斯公司之間是否具有2014年《商標法》第十五條款規定以外的“合同、業務往來關系或者其他關系”，從而基于該特定關系而知曉上述事實。
根據《高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第十六條的規定：“以下情形可以認定為商標法第十五條第二款中規定的‘其他關系’：（一）商標申請人與在先使用人之間具有親屬關系；（二）商標申請人與在先使用人之間具有勞動關系；（三）商標申請人與在先使用人營業地址鄰近；（四）商標申請人與在先使用人曾就達成代理、代表關系進行過磋商，但未形成代理、代表關系；（五）商標申請人與在先使用人曾就達成合同、業務往來關系進行過磋商，但未達成合同、業務往來關系?！北景钢?，可以認定九日公司與艾可尼斯公司的授權許可人YAKULT公司之間存在經銷關系。該種經銷關系顯然不屬于上述規定明確列明的“其他關系”。但如上所述，2014年《商標法》第十五條規定是誠實信用原則在商標法中的具體體現。通常而言，誠實信用原則要求行為人既不能“損人利已”，亦不能“損人不利己”。實踐中，當事人知悉他人在先使用商標的途徑多種多樣，上述司法解釋顯然不能窮盡所有的“其他關系”；上述司法解釋中明確行文為“以下情形可以認定為商標法第十五條第二款中規定的‘其他關系’”亦說明其對“其他關系”亦為列舉式規定，并未囊括所有的“其他關系”?！侗本┦懈呒壢嗣穹ㄔ荷虡耸跈啻_權行政案件審理指南》（下稱《審理指南》）第12.7款規定：“訴爭商標申請人與在先使用人存在代理、代表關系以外的，能夠知道他人商標且應予主動避讓的關系，屬于商標法第十五條第二款規定的‘其他關系’的情形?！?該規定中采用概括的方式，即“能夠知道他人商標且應予主動避讓”恰當的反映了商標法第十五條規定之誠實信用原則的精神，并有利于根據案件的具體情形，合理的界定“其他關系“的范疇，以規制惡意注冊他人商標、維護公平競爭的市場秩序的立法目的。與他人的授權許可人之間存在經銷關系的經銷商，其天然具有相應的“主動避讓”義務，通常應當認定為商標法第十五條第二款規定的“其他關系”。本案中，九日公司通過與艾可尼斯公司的授權許可人YAKULT公司之間的經銷關系而知悉艾可尼斯公司在先使用的“???”商標，同時，作為相關領域的進出口代理商其當然具有相應的“主動避讓”義務，故應當認定九日公司與艾可尼斯公司之間存在商標法第十五條第二款“其他關系”。在此基礎上，原審法院及被訴決定的相關認定存在不當，應當予以糾正。
三、2014年《商標法》第十五條第二款與其他條款的競合適用
首先，商標的價值在于使用。為協調“先申請制”與“在先使用”的關系，商標法分別確立了未注冊馳名商標保護制度、基于“特定關系”條款以及“不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”等制度。上述制度下，通常容易產生適用條件混淆的條款有二。一是第十五條款與第二款的適用關系。但二者相對容易區分，其顯著區別之一為款并不要求“在先使用”，而第二款明確要求為“他人在先使用”的商標[5]。二是更為容易混淆的第十五條第二款與第三十二條后半段的關系。雖然，從字面上而言，第三十二條后半段相對于第十五條第二款要求在先使用的商標必須具有“有一定影響”。但目前司法實踐中，由于2001年《商標法》情形下對“有一定影響”要件的從寬掌握而產生的后續影響依然存在。若在先使用人與訴爭商標申請人之間具有相對間接的商業往來，該在先商標通過使用而產生的知名度顯然已經及于該訴爭商標申請人。按照已有的裁判標準，可以適用第三十二條后半段規制該行為。同時，若將上述間接的商業往來關系解釋為第十五條第二款項下的“其他關系”，顯然適用第十五條第二款亦可以規制該行為。
如在上訴人泰科電子（深圳）有限公司（下稱泰科深圳公司）與國家知識產權局、原審第三人深圳市坤譽佳電子有限公司（下稱坤譽佳公司）商標權無效宣告請求行政糾紛一案[6]中，在案證據可以證明訴爭商標申請人坤譽佳公司曾在泰科深圳公司的關聯公司泰科上海公司的經銷商處購買過帶有與訴爭商標相同商標的相同商品。北京市高級人民法院認定此種間接的商業往來關系不宜認定為第十五條第二款項下的“其他關系”，否則將會壓縮第三十二條后半段的適用空間；另外，在此種間接的商業關系下，基于我國施行的“先申請制”制度，相關公眾亦不具備“主動避讓的義務”，參照《審理指南》的上述規定，亦不宜認定為此種關系屬于2014年《商標法》第十五條第二款規定的“其他關系”，而不宜適用第十五條第二款予以規制。
當然，也有觀點認為，隨著2014年《商標法》第十五條第二款對遏制惡意注冊他人商標行為作用的加強，應當對第三十二條后半段的適用要件予以從嚴掌握，如“一定影響”的認定以及是否采用了“不正當競爭手段”，從而合理界定第十五條第二款及第三十二條后半段之間的關系。
其次，關于第十五條第二款與第四十四條款的競合適用的問題。本案中，根據查明的事實可知，九日公司共申請過202件商標，其中包括多件韓文商標（均記載為圖形商標）以及多件與韓國株式會社好麗友公司等主體在先使用的商標相同的商標，其亦涉嫌利用“不正當手段”擾亂了正常的商標注冊管理秩序，即本案在認定訴爭商標構成2014年《商標法》第十五條第二款規定情形的同時，亦可認定其構成第四十四條款規定的情形。但根據《審查指南》第17.5 的規定：“審理商標不予注冊復審、商標權無效宣告請求等行政案件時，根據在案證據能夠適用商標法其他條款對訴爭商標不予注冊或宣告無效的，不再適用商標法第四十四條款?！奔丛诎l生其他相對條款與第四十四條款競合的情形時，優先適用其他條款。故本案中，二審法院對于訴爭商標是否屬于2014年《商標法》第四十四條款的規定未予贅述。
四、小結
在涉及認定是否屬于2014年《商標法》第十五條第二款規定的“其他關系”時，不宜嚴格按照司法解釋羅列的情形對其進行限縮解釋。而應依據上述司法解釋規定的具體情形，遵從該條的立法目的，參照《審查指南》闡釋的“能夠知道他人商標且應予主動避讓”的內涵對其從寬予以解釋，以實現對惡意注冊他人商標必要規制，維護公平競爭的市場秩序。同時，應當根據案件的具體請款，厘清該條款與商標法其他條款的關系，以維護商標法的內在邏輯體系。
威名公司致力于在商標保護、版權保護、不正當競爭、馳名商標、商業秘密、技術合同、知識產權金融等知識產權全領域為公眾及企業界提供全面的法律與技術支持，并以造就21世紀中國的知識產權高端管理人才為己任，走穩定、可持續性的專業化發展道路。威名公司已發展成為企業可信賴的知識產權服務戰略級合作伙伴。我們以豐富的從業經驗、規范的工作流程、敬業的工作態度，可以在商標、版權及其他知識產權領域為客戶提供全面、高效、優質的法律咨詢與專業代理服務。
Copyright ?2018 - 2023 上海威名知識產權代理有限公司 滬ICP備09059375號-1 網站地圖 技術支持：上海網站建設 
滬公網安備 31011002002808號
